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浅析中国企业海外专利许可策略

近年来,我国高新技术企业以惊人的速度不断增长,借助于最新开发或取得的技术,众多公司正在向价值链上游迈进,从传统的制造型商业模式转移到有策略性地将知识产权转换成资本的方式。物联网和生物技术就是企业转型的两大热门行业。

中国企业迎来更多机遇

在物联网领域,正如预期一样,拥有新兴技术的众多中国创新型企业占据了该领域的优势地位。然而,许多大型中国电器公司也在该领域寻找到了商业机遇,他们用雄厚的财力获得相关技术,为自己在物联网市场占得了一席之地。

例如,有媒体报道称,美的公司收购东芝公司的白色家电业务中包含5000件专利。海尔公司耗资54亿美元购买通用电气的电器业务。据报道,此次交易包括通用电气的物联网专利资产组合。凭借着丰富的专利资产,无论是在国内还是在国外,对于大型或中小型企业来说,专利许可已成为自然而然的商业选择,也是企业增加潜在收入的重要来源。

生物技术领域企业已经收获了其前期投资带来的丰硕成果。在过去10年里,中国的生物技术投资金额增长了4倍多。在此期间,政府部门的千人计划项目从海外吸引了众多中国科学家,激励他们发表文章并进行专利保护。近期,复旦大学将其研发的一系列免疫肿瘤备选药物的专利许可给一家美国公司--沪亚生物科学,该公司计划将复旦大学的研究成果推广到临床试验,同时继续开发沪亚公司自己的药物。

专利许可还需仔细规划

上述事例展示了中国高新技术企业在对外进行专利许可过程中遇到的良好机遇。然而,值得注意的是,成功的海外专利许可需要数月甚至数年的仔细规划。

首先,资产组合的质量至关重要,这对于生物技术领域和其他技术创新领域来说更是如此。在这些领域内,一个十分赚钱的产品的专营权可能只取决于一小部分专利。此外,在某些国家,专利管理部门提供了许多由第三方挑战专利有效性的渠道。例如,在美国,被控侵权者通常利用《美国发明法案》规定的授权后程序来无效涉案专利。在面对这些挑战时,低质量的专利资产组合在少数几个关键专利失效后便可能迅速变得毫无价值。

为构建高质量的专利资产组合,企业应在初期阶段,最好在第一笔资金投入到研发之前便开始做好规划。研究人员的雇佣合同、实验室笔记本管理、合作双方间的披露协议、市场分析以及专利律师的选择等,均会对专利质量产生重大影响。对于意欲获得专利资产组合的公司来说,还需与称职的专利律师合作,以便依据公司的业务目标确定收购标的并仔细评估该资产组合。当然,公司希望花在目标专利上的每一分钱都是值得的。

第二,持有专利资产组合的公司应仔细思考如何以最佳方式将其转化为收益。根据专利资产组合的性质,公司可以采用不同的策略。例如,生物技术发明通常拥有较长的市场周期,但也可能需要较长的时间进行技术研发。不过由于经历不同的开发阶段(临床前阶段以及临床一期到三期),相关技术研发成功后价值通常会大幅提升。在这种情况下,企业还需思考专利许可的最佳时机--提前兑换成收益以使公司拥有更多的可支配收入,还是投入更多资源并在未来取得较大回报?

另一方面,虽然物联网相关技术的寿命通常较短,但其可以被应用于不同的技术领域,单一被许可人可能并不能充分运用相关专利。例如,一件互联网领域的相关专利可以被同时应用于智能手表、厨房电器和智能汽车,在此情况下,许可人可能希望与不同行业的多个公司进行专利许可,使每一份许可指定不同的应用领域。

第三,相关企业应考虑将保障措施整合到专利许可中,以便更好地避免风险。尽管双方企业满怀希望达成许可协议,但在一些情况下,专利许可人的投资回报率无法达到预期。例如,制药领域的被许可人可能无法促使药物发明通过下一阶段的临床试验,或者,制药领域的被许可人可能以远远低于许可人期望的回报率转让相关技术。为了解决这些问题,审慎的专利许可人应预测这些可能性并将里程碑付款方式和退出策略整合到专利许可中。如果被许可人无法成功地将发明成果推入市场,此举将使专利许可人有机会脱身。

当许可协议破裂时,缔约双方甚至可能对簿公堂。作为在海外进行专利许可的中国公司来说,需要考虑被牵扯进国外司法纠纷的实际风险以及高昂的诉讼成本。专利许可人应了解许可合同可能以法律争端告终,因此相关合同中应规定诉讼管辖地以及管辖法律的合同条款。此外,专利许可人甚至可以在合同中写上要求通过仲裁解决某些纠纷的条款。因为通常而言,仲裁费用要低于诉讼费用。

尽管专利许可交易中存在种种风险,但对于中国高新技术企业来说,机会比比皆是。众多中国企业都拥有创新技术和长期规划,并获得了巨额投资,在进行海外专利许可时,还需更为慎重,做好策略规划。

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